欧洲单一专利和统一专利法院
目前的欧洲专利在生效后实际上变成了“一束”由各成员国国内法规制的众多相互独立的专利权。在各成员国的生效程序、年费缴纳、权利变更手续、诉讼程序等均需要按各成员国的规定各自独立进行。
欧洲单一专利也是按照欧洲专利公约(EPC)获得授权的欧洲专利。其授权程序及实质授权条件和传统欧洲专利是一样。但在授权后,自授权公告起一个月内,权利人可以请求获得欧洲单一专利,以在参与单一专利项目的成员国内具备统一效力,而不需要像现在一样分别去各个成员国生效。单一专利的年费及权利变更手续也将集中由欧专局管理,而不是像现在一样在授权之后分别由各个成员国的专利主管机构管理。
根据有关单一专利的保护的条例第22条第4款,只有在条例被适用之日或其后得到授权的欧洲专利才有资格请求获得单一专利保护。所以,目前在审的欧洲专利申请是否可以获得单一专利保护,关键要看其授权公告的日期。如果其授权公告的日期在上述条例被适用之日(即欧洲单一专利正式实施之日)或之后,则可以请求获得单一专利保护。
目前已经有包括法国在内的10个欧盟成员国批准了《统一专利法院协议》,但德国和英国尚未批准。不过德国已经通知其会在2016年批准通过《统一专利法院协议》。原本预计2017年初开始实施的欧洲单一专利,现在遇到的问题是:英国在公投决定退出欧盟之后,日本专利检索,是否会批准该协议?
如果英国议会在正式退出欧盟前批准《统一专利法院协议》,欧洲单一专利和欧盟统一专利法院将可以得以实施。但是欧洲单一专利制度是基于《欧洲联盟条约》第20条的“加强合作”机制,因此仅适用于欧盟成员国。因此,待英国正式退出欧盟后,英国将不能再获得单一专利的保护。
不过,因为《统一专利法院协议》是独立于欧盟法的一个国际协议,且也可以对传统的欧洲专利拥有裁判管辖权,因此英国议会批准该协议后,即使正式退出欧盟,如果对该协议进行适当的修改,理论上英国仍可以作为《统一专利法院协议》的成员国。不过实际操作中其他成员国可能很难就此达成一致同意。
因为英国正式退出欧盟尚需几年的时间,因此如果英国议会不批准协议的话,根据目前为实现单一专利制定的法律文件(即之前提到的《统一专利法院协议》及两个欧盟条例),欧洲单一专利和欧盟统一专利法院将无法实施。
不过,如果英国在正式退出欧盟前没有批准《统一专利法院协议》的话,日本专利年费,在其正式退出欧盟后,意大利将取代英国的位置,和德国及法国成为欧盟国家中申请欧洲专利数量多的3个国家。届时,欧洲单一专利和统一专利法院需要在被包括法国、德国和意大利在内的13个欧盟成员国议会批准后才能正式实施(意大利目前尚未批准该协议)。
另外,值得注意的是,目前的《统一专利法院协议》第7条第2款明确规定了将来的统一专利法院的一审中央庭将设在巴黎、慕尼黑和伦敦。英国正式退出欧盟后,设在伦敦的中央庭分部是否会被保留,还需要看该协议的签署国是否会决定修改该协议,比如将该分部的位置改为海牙或米兰。
日本专利申请中的注意事项
三. 驳回理由通知书的答复
在日本,审查意见通知书被称为“驳回理由通知书”,包括“初的驳回理由通知”和“后的驳回理由通知”两种类型。专利局发出的驳回理由通知书一定是“初的驳回理由通知”,而当第二次以后的通知书中仅包含由于申请人答复时进行的修改而导致需要通知的驳回理由时,则发出“后的驳回理由通知”。典型地,“由于申请人答复时进行的修改而导致需要通知的驳回理由”是指,申请人的修改超范围、修改导致权利要求不清楚、由于申请人附加了技术特征导致审查员需要补充或者更换对比文件重新评价专利性的情况。因此,即使是第二次以后的“驳回理由通知书”,如果通知书中包含审查员原本应当在“初的驳回理由通知”通知的驳回理由(例如被审查遗漏的驳回理由),则审查员必须再一次发出“初的驳回理由通知”。当申请人收到的“驳回理由通知书”中没有记载诸如“本通知书为后的驳回理由通知”等提示,则表明该通知书为“初的驳回理由通知”。
申请人在答复“初的驳回理由通知”时,日本专利,只要修改没有超出原始记载的范围并且被评价专利性的权利要求和修改后的权利要求满足单一性的关系,就可以进行任何方式的修改,包括删除技术特征来扩大保护范围或者增加新的权利要求等。但应当注意,即使申请人在答复“初的驳回理由通知书”时对申请文件进行了修改,如果审查员认为没有授权前景,例如不需要补充或者变更对比文件就可认定该申请不具备创造性,也有可能不再发出“后的驳回理由通知书”而直接做出驳回决定。
与此相比,申请人在答复“后的驳回理由通知”时,对权利要求的修改只限于:
① 权利要求的删除
② 权利要求的缩小(仅限于对技术特征进行限定,而且修改前与修改后的发明的技术领域以及解决的技术问题相同)
③ 笔误的更正
④ 不清楚的记载的阐明(仅限于针对驳回理由通知中的驳回理由相关的事项)
并且,如果申请人针对“后的驳回理由通知”修改后的申请文件仍然不能被授予专利权时,审查员将做出不予接受该修改的决定,而直接根据修改前的版本作出驳回决定。
可见,在日本,审查员通常只会发出一次或者两次“驳回理由通知书”。
对于在日本没有住所的申请人,无论是“初的驳回理由通知”还是“后的驳回理由通知”,答复期限均为从发送日起三个月,但申请人可以在这个基础上以“需要翻译相关材料”为由多延长三个月。需要特别注意,答复期限从发送日起算,对于电子申请而言,是指从系统中调取该电子文件的日期。
四. 驳回决定不服审判程序
在日本,专利局审判部进行的审判(Appeals)包括:驳回决定不服审判、专利权异议、订正审判、无效审判以及延长登记无效审判。其中,驳回决定不服审判相当于我国的复审程序,是指申请人对专利局实审部做出的驳回决定不服而请求专利局审判部再次审查的程序。申请人可以从驳回决定的送达日起三个月(如果申请人在日本没有住所,则期限为四个月)内请求驳回决定不服审判。应当注意,对于电子申请而言,“送达日”与“发送日”都是从系统中调取该电子文件的日期,不存在我国“15天”的推定送达期间。
在我国,当申请人请求复审时,无论是否修改了申请文件都会进入前置审查,由原实审审查员再次进行审核。但在日本的专利申请中,日本专利申请流程,只有在请求驳回决定不服审判的同时对申请文件进行了修改,该申请才会进入前置审查。因此,如果申请人在请求驳回决定不服审判的同时没有对申请文件进行修改,将失去由原实审审查员再次审核的机会。
当申请人请求驳回决定不服审判时,专利局审判部组织三名或者五名审判官组成的合议组进行审理。当合议组认为专利申请不存在驳回理由时,通常会在撤销驳回决定的同时,直接作出授予专利权的审判决定。
当合议组仍然认为该申请具有驳回理由时,会作出驳回审判决定。应当注意,在我国,当申请人提起复审程序时,即使合议组同意实审审查员的就决定,也会发出复审通知书,保证申请人至少一次陈述意见以及修改专利文件的机会。然而,在日本的驳回决定不服审判中,通常只有合议组发现了新的驳回理由或者需要变更或者补充对比文件来重新评价专利性时才会发出驳回理由通知书,换句话说,如果合议组认为专利申请应当被驳回,并且其理由与驳回决定相同时,可能会直接作出驳回审判决定,而不再发出“驳回理由通知书”。这里,笔者特别提醒申请人,在提起驳回决定不服审判时,有可能是后一次对申请文件进行修改和陈述意见的机会,一定谨慎处理。
对于驳回审判决定,申请人可以在送达驳回审判决定之日起30日内(如果申请人在日本没有住所,则期限为120日)向东京知识产权高等裁判所提起审判决定的撤销之诉。
由此可见,日本的专利审查程序与中国相比,更加注重审查效率,给予申请人修改和陈述意见的机会较少。因此,笔者建议申请人认真处理每一次答复,尽量在一次答复中彻底消除驳回理由。另外需要指出,根据日本的审查实践,为了让审查员理解技术内容,与审查员进行会晤的情况非常普遍。事实证明,通过会晤终能够说服审查员获得授权的情况并不罕见,因此笔者也建议申请人充分利用会晤制度。
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